从专利保护角度谈专利申请文件的撰写

——迎接绿色智能建造时代

陆花（上海建工集团工程研究总院  上海市  201114）

摘 要：专利的实质是用公开换保护。如何公开就是指如何撰写专利申请文件书。保护的内容是指权利要求书上记载的内容，权利要求书作为整个申请文件中核心部分，一旦提交后不允许扩大保护范围。权利要求书中的保护主题直接影响到侵权行为人的确定、举证的难易程度以及侵权赔偿的有无和多大。从专利保护的角度，谈一下申请文件撰写时需要注意的地方。

关键词：保护范围申请文件侵权

一、引言

专利一词来源于拉丁语，意为公开的信件或文献，指有权机构签署的独占权利证书。专利的实质是用公开换保护。如何公开等于如何撰写专利申请文件书。保护的内容是指权利要求书上记载的范围，权利要求书作为整个申请文件中核心部分，一旦提交后不允许扩大保护范围。权利要求书中的保护主题直接影响到侵权行为人的确定、举证的难易程度以及侵权赔偿的有无和多大。撰写一篇好的专利申请文件，对于今后的维权保护非常重要。

二、申请文件与专利保护范围的关系

1.专利保护圈的含义

专利保护圈可以理解为由一个独立权利要求来限定的领地。专利保护范围则是由至少一个专利保护圈组成。为了扩大专利保护范围，既需要扩大专利保护圈的数量即独立权利要求的数量，也需要扩大每个专利保护圈的大小。

由上可知，每个独立权利要求的所有技术特征集合组成一个专利保护圈。根据专利法及其实施细则的规定，独立权利要求包括前序部分和特征部分独立要求的前序部分要求写明要求保护的发明创造的主题名称和其与最接近的现有技术共有的必要技术特征；

独立要求的特征部分要求写明发明创造相对于最接近的现有技术相区别的必要技术特征，前序部分和特征部分的技术特征相加，一起划定发明创造要求保护的范围。

2.扩大专利保护圈的数量

每个独立权利要求的所有技术特征组成一个专利保护圈。针对发明人对现有技术作出的改进点即发明点，能够申请的独立权利要求的数量越多即专利保护圈的数量越多，则专利保护范围越大，其越能从不同角度对专利申请进行全方位的保护。通常一个专利申请文件包括：至少一个产品独立权利要求和至少一个方法独立权利要求，还有的还包括用途独立权利要求等，从而全方位多角度保护发明人的创新点。

如果可以撰写多个产品独立权要求，则尽量写多个。例如探照灯制造企业对一款探照灯中的灯丝进行改进。倘若专利代理人就写一个独立权利要求---一种探照灯，其特征在于，包括一个灯泡，该灯泡内设有改进后的灯丝。那么，申请文件公开后，灯丝制造企业可以任意生产该灯丝，而不侵权；灯泡制造企业可以任意生产具有该灯丝的灯泡，而不侵权。因此，专利代理人在一份专利申请文件中，宜写三套独立权利要求，即改进后的灯丝、具有改进后灯丝的灯泡、以及具有内含改进后灯丝的灯泡的探照灯，从而可以获得一个比较全面的保护。

3.扩大单个专利保护圈的大小

（1）对独立权利要求的前序部分的要求

单个专利保护圈由独立权利要求的前序部分加特征部分组成。前序部分要求只要求写主题名称以及与发明或实用新型技术方案密切相关的、共有的必要技术特征。

例如：一项涉及汽车的发明，改进点在于发动机，则其权利要求的前序部分只需要写出“一种汽车，包括发动机……”即可，其他如悬挂装置和底盘等汽车的零部件不需要写入前序部分中。

（2）对独立权利要求的特征部分的要求

a.尽可能减少区别技术特征的数量

从专利的保护角度看，区别技术特征的数量宜精炼，越少保护范围越大。因此，独立权利要求的特征部分只需要写解决一个技术问题所需的所有必要区别技术特征即可；而对于解决其他技术问题所需的区别技术特征可以作为另一个申请文件的独立权利要求来进行申请，或者作为从属权利要求的附加技术特征来写。

举例如下：一种X产品，假如最接近的现有技术的技术方案是X=A+B+C，发明人对现有的X产品做了两个独立的改进，即分别增加了两个技术特征D和E，其中，D具有D’的技术效果，E具有E’的技术效果。在撰写专利申请文件时，如果将E和F同时写入独立权利要求1中，即独立权利要求1的整体技术方案是X=A+B+C+E+F。那么，申请文件公开后，制造商可以任意生产A+B+C+D的X产品，出售给喜欢X产品带有D’效果的使用者，而不侵权；制造商也可以任意生产A+B+C+E的X产品，出售给喜欢X产品带有E’效果的使用者，而不侵权。

因此，此种情况下建议专利代理人同时申请两套专利，分别为A+B+C+D的X产品和A+B+C+E的X产品，其余技术特征作为从属权利要求的附加技术特征，从而获得一个比较全面的保护。

此外，如果考虑经济因素，可以选择D和E中相对重要的一个作为独立权利要求的区别技术特征，另一个作为从属权利要求的附加技术特征。

b.对区别技术特征进行适当上位概括

为了扩大专利的保护范围，在得到说明书支持的情况下，独立权利要求的区别技术特征尽量上位概括。比较常用上位概括方法是功能性概括。一般来说，说明书中提供两种以上实现该功能的具体结构，就可以进行功能性概括。

三、申请文件与专利维权保护的关系

1.申请文件对于侵权行为人认定的影响

根据2008年公布的专利法第十一条规定，未经权利人许可，任何单位或者个人都不得为生产经营目的实施其专利。专利产品为具有对应专利的授权文件中一个独立权利要求的所有技术特征的产品，独立权利要求中的主题名称限定具体为一个什么产品。独立权利要求的的主题名称，应当是容易确定侵权行为人的保护主题。以下分两种情况讨论一下保护主题对侵权行为人认定的影响。

（1）中间产品和终端产品的选择

同一技术方案，申请的保护主题不同，即独立权利要求的主题名称不同，在专利侵权诉讼中，被确定的侵权行为人可能有很大的区别。作为保护主题的产品，是中间产品还是供应给消费者的终端产品？如果保护主题是中间产品，那么直接侵权人应该是中间产品的制造商或销售商，而非应用该中间产品作为零部件来制造终端产品的制造商、销售该终端产品的销售商，后二者只能够成为间接侵权人，而非直接侵权人。而间接侵权和直接侵权所承担的侵权责任是有所区别的。对于间接侵权，侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应该根据该零部件的价值以及该零部件本身在实现成品利润中的所起作用等因素合理确定赔偿数额。可见间接侵权的赔偿数额计算复杂，而且比直接侵权少很多。此外，中间产品的制造商或销售商的侵权行为的举证将更加困难，甚至连中间产品的制造商或销售商是谁都不容易找到。

（2）用户个体与规模生产商的选择

同一技术方案，申请的保护主题不同，可能导致侵权人是分散的用户个体而非规模生产的制造商。比如，就控制站和智能安全帽交互的技术方案，如果代理人确立的保护主题是《控制站和智能安全帽的数据交互系统》，那么，只有当一个个的施工人员，在采用智能安全帽和控制站进行交互时，才侵犯到该保护主题的专利权。如果申请专利时候能够意识到这一点，将保护主题确立为《可进行数据交互的控制站、智能安全帽》，则其受保护的将是具有该技术方案的控制站或智能安全帽，侵权人将会是控制站或智能安全帽的制造商和销售商。也就是说，控制站或智能安全帽在被制造时，就已经侵权了。

因此，在专利申请文件撰写的过程中，在拟定保护主题时，代理人应提前从维权的角度出发，从多角度、多种应用场景出发，拟定多种保护主题，最终确立的保护主题应尽可能进行延伸保护，以便一旦出现侵权行为时，可直接、明确地确定侵权行为人。

2.申请文件对侵权行为取证的影响

如果申请文件所确定的保护主题是流通领域流通的产品，由于可以任意购买，因此侵权行为的取证是比较方便和容易的。但是，假如申请文件所确定的保护主题不是直接流通于市场的产品，应用于一些特殊的场合或行业中，那将给侵权行为取证带来极大的困难。例如，发明人的创新点是控制站和智能安全帽数据交互系统，实现控制站和智能安全帽相互交互的功能。假如申请文件的保护主题确定为《控制站和智能安全帽的数据交互系统》，发生专利侵权行为的场合大多属于小范围的内部施工，专利权利人难以进入该等场合进行取证，还要对是否已经交互过进行举证，这并非易事。但是如果以《可进行数据交互的控制站、智能安全帽》为保护主题，则专利法述称的专利产品是具有该技术方案的控制站或智能安全帽，可以轻易地通过在市场上购买或使用方式实现对该侵权产品的取证。

3.申请文件对侵权赔偿的影响

申请文件中所要求的保护主题，对于侵权赔偿有着举足轻重的作用。例如，上文提到了，发明人对灯丝做了改进，如果申请文件中将灯丝作为保护主题，未将灯泡同时作为保护主题。

（1）如果灯泡制造商能证明灯丝合法来源

根据2008年公布的专利法规定，行为人在不知情的情况下为生产经营目的使用、许诺销售或者销售专利侵权产品时，如果能够证明该产品的合法来源，可以不承担赔偿责任。也就是说，终端产品的制作商，在制造终端产品时，在不知情的情况下，使用了侵权专利权的中间产品，其只要能够证明该中间产品的来源合法就可以不承担赔偿责任的。

又据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（2016）第二十五条的规定可知，如果灯泡制造商是通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得灯丝，并利用灯丝制造灯泡的，且能够举证证明该产品的来源是合法的，对于原告请求行为人停止实施专利行为的主张，人民法院予以支持，但行为人能够举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。也就是说，只要灯泡制造商是通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得灯丝，并利用灯丝制造灯泡的，不承担赔偿责任。合法来源，是指行为人通过正常商业方式取得产品。使用者、许诺销售者或者销售者只要提供符合交易习惯的相关证据即可证明来源的合法性。

（2）如果灯泡制造商不能证明灯丝合法来源

如果灯泡制造商不能证明制造灯泡的灯丝是自己是通过合法来源取得，则需要承担赔偿责任。这个赔偿责任根据如根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2009年12月公布）第十六条第二款规定来确定，具体为侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应该根据该零部件的价值以及该零部件本身在实现成品利润中的所起作用等因素合理确定赔偿数额。可见，赔偿数额不但不容易确定，而且即使多方认可，通常也是灯泡的价格的几分之几甚至几十分之几。赔偿数额微乎其微。但是，如果在当初申请文件中，将保护主题定位为灯丝和灯泡，那么灯丝和灯泡的制造商都应当向专利权人无条件根据2008年公布的专利法第六十五条规定赔偿损失，赔偿数额计算简单且较为可观。

综上所述，专利申请文件的撰写至关重要，其可以直接决定该专利的命运。宜从多角度、多种应用场景出发，拟出多种保护主题；做出比较、判断和选择，最终确立的保护主题应该在专利侵权诉讼中具有明确的、直接的制造者和销售者作为侵权人；保护主题所确定的专利产品，最好是面向市场的终端产品，具有较高的市场价值；每个保护主题对应的独立权利要求只解决特定技术问题所必需的技术特征。从而，为发明人的发明创造赢得一个多方位的全面保护。

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作者简介：

陆花（1979--）女，学士学位，中级工程师，上海建工集团工程研究总院，专利工程师。

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